【專家觀點】新創業者如何點石成金,讓 IP 變資金?

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圖片來源:Dose Media on Unsplash

在產業技術創新過程中,握有核心技術的智慧財產權(Intellectual Property,IP)往往是決勝千里的主要因素,新創業者如何有效利用自身的智慧財產權謀求或取得相應的競爭優勢,甚或取得資金的挹注,是刻不容緩的議題。

IP變現,常見的4種方式

讓自身的智慧財產權包括專利、商標、著作權及營業秘密及其他智慧財產權,進行生產、利用、收益、處分時進行協調和資源優化配置,實現利益最大化。

讓IP變資金常見的方式包括:自行實施、授權、轉讓、質押融資等方式,分別簡述如下:

  1. 權利人自行實施:權利人透過擁有智慧財產權的支配權來實施排他權得以獲利。例如:自己申請商標取得註冊後在生產、服務中實際使用,或者將自己的創新研發專利技術運用到自己的產品生產中或者自行公開發表著作品等;藉由智慧財產權所有人的實施,智財權得以傳播,消費者也就獲得了帶有智慧財產權的相應商品或服務。

2. 轉讓:智慧財產權具有可轉讓性,權利人不一定具備自己實施的工業條件,因此在創作過程中獲得智慧財產權,權利人可將其財產權全部或者一部分,轉讓給受讓人,透過他人使用智慧財產權來獲取利益。

3. 授權他人使用:權利人將其智慧財產權中的全部或者部分權能授權他人利用的法律行為。權利人與被授權方簽訂授權合約,藉由專利授權模式向被授權方收取權利金,增加營業收入。

4. 質押融資:企業或個人以合法擁有智慧財產權經評估後作為質押物,向銀行申請融資,當債務到期不能履行時,質權人可要求將智慧財產權通過法定程序拍賣或者變賣,質權人對其所得款項有優先的受償權。專利權設質必須向智慧財產局辦理登記,才能對抗第三人。

以「技術授權」為例,新創業者可以怎麼做?

新創公司多希望能受各方投資人青睞,一旦投資人有興趣而開始對公司執行盡職調查(Due Diligence),除了一般的財務調查,技術需求策略夥伴想要得知的訊息包括:

  • 此技術是否和技術需求方的策略目標相符?
  • 此技術之權利是否屬於目標公司所有?
  • 能否確保未來實施自由度(Freedom To Operate,FTO)?
  • 仍須依靠其他授權才能完整利用實施該此技術?此技術是否已經公開?
  • 目標公司是否採取等適當手段來保護此技術?
  • 此技術是否可有效地對競爭者形成進入的障礙?
  • 此技術是否已侵害他人之智財權?

新創業者就欲對外授權的技術因應有的作為,至少要包含如下:

  1. 先檢視自有技術之權利是否已經權利化(如:已取得專利權);
  2. 若是涉及專利權,則應該先確認該核准專利清單於智慧財產局註冊登記種類?保護年限?法律狀態?年費繳納情形?請求權利範圍為何?申請中的專利清單申請地區是否有涵蓋對營業具有重要性的國家?專利組合的保護範圍,是否涵蓋重要的營業項目及內容?
  3. 進一步,確認專利權的穩定性,其中在專利有效性方面,容易被忽視的項目可能會影響到標的專利的價值,例如,未列舉的先前技術,尤其是發明人或專利權人自己發表的文章;於申請程序中,故意作出錯誤的陳述以及是否有未具名的發明人? 是否存在第三者的智財權使得相對人的智財權無法利用?
  4. 再者,進行自由使用分析,執行前案檢索的風險排查可以幫助確認是否存在屬於第三者的智財權,且足以阻礙投資人使用標的智財權,如果有此類障礙存在,應考慮是否有可能的迴避設計,在交易前即瞭解風險與因應。

新創業者於IP變現時,涉及「著作權」的提醒

著作權是創作完成時即取得權利,但必須是人類精神創作、具有原創性並表達出來的著作才能享有著作權。

著作權人應對其握有的權利自負舉證責任,著作權人應保留創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料,作為證明依據,一旦日後發生私權爭執時,由法院依權利人提出之事證,加以認定。新創業者是否能盡其舉證責任,以證明其著作人身分、著作完成之時間及係出於獨立創作,乃是攸關其權益之存在與否,影響至為重大。

迎接IP變現潮,新創業者惟有善用自身的智慧財產權相應的核心競爭優勢,方能掌握智慧財產權的變現力,為企業創造價值。

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